직무발명의 회사 귀속 요건 (임직원의 특허등 회사귀속방법)

우리 발명진흥법은 임직원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 임직원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명일 경우, 일정한 요건을 갖추면 이 발명에 대해 사용자가 권리를 보유할 수 있도록 하고 있습니다. 

 

이 글에서는 직무발명의 회사 귀속 요건을 적어보겠습니다.

장건 변호사(한국/미국)

BNL Law

연락처: official@bnl.legal

 

직무발명이란?

"종업원, 법인의 임원 또는 공무원("종업원등")이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자ㆍ법인 또는 국가나 지방자치단체("사용자등")의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명"을 말합니다.

 

직무발명에 대한 통상실시권 ✓ 중요

직무발명에 대하여 종업원등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록("특허등")을 받았거나 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허등을 받으면 사용자등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권("특허권등")에 대하여 "통상실시권"을 가집니다. 

 

여기서 통상실시권이란 "특허권자 등이나 전용실시권자와의 계약에 의하여 또는 법률이나 행정처분에 의하여 일정한 범위에서 특허발명 등을 실시할 수 있는 권리"를 의미합니다. 

 

(참고로 전용실시권이란 "특허권자 등이 제3자와의 계약에 의하여 기간, 지역, 내용 등을 정하여 그 범위 내에서 특허발명 등을 업으로서 독점적으로 실시할 수 있는 권리"를 의미합니다.)

 

대기업의 예외

"중소기업이 아닌 기업"의 경우에는 종업원등과의 협의를 거쳐 미리 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계약 또는 근무규정을 체결 또는 작성하여야만 사용자가 통상실시권을 가질 수 있습니다. 

 

1. 종업원등의 직무발명에 대하여 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키는 계약 또는 근무규정

2. 종업원등의 직무발명에 대하여 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약 또는 근무규정

 

자유발명의 경우

직무발명 외의 종업원등의 발명에 대하여 미리 사용자등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효입니다. 

 

직무발명 통지의무

종업원등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자등에게 서면으로 알려야 합니다. 이때 2명 이상의 종업원등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 알려야 합니다. 

 

직무발명의 승계 ✓ 중요

직무발명 통지를 받은 사용자등이 종업원등의 직무발명에 대하여 미리 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정을 정한 경우에는 그 권리는 발명을 완성한 때부터 사용자등에게 승계됩니다(다만, 사용자등이 통지를 받은 때로부터 4개월 내에 그 발명에 대한 권리를 승계하지 아니하기로 종업원등에게 통지하는 경우에는 그러하지 아니합니다). 

 

만일, 위와 같은 "계약 또는 근무규정이 모두 없는" 사용자등(국가나 지방자치단체는 제외)이  통지를 받은 경우에는 통지를 받은 때로부터 4개월 내에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 서면으로 알려야 합니다. 이 경우 사용자등은 종업원등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없습니다.

 

따라서 회사로서는 직무발명에 대해 미리 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 전용실시권을 설정하는 계약이나 근무규정을 근로계약 체결 단계부터 미리 체결 또는 작성하시는 것이 유리합니다.

 

 * 이와 관련하여 계약서가 필요하신 분은 아래 연락처로 연락주시기 바랍니다.

 

정당한 보상 ✓ 중요

종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가집니다. 

 

이때 다음 요건을 충족시키면 정당한 보상을 받은 것으로 봅니다.

• 사용자등은 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원등에게 서면으로 알려야 합니다.
• 사용자등은 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원등과 협의하여야 합니다(다만, 보상규정을 종업원등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원등의 과반수의 동의를 받아야 합니다).
• 사용자등은 보상을 받을 종업원등에게 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 서면으로 알려야 합니다. 

(다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 위 요건을 충족시키더라도 정당한 보상으로 보지 않습니다)

 

직무발명의 회사 귀속 요건에 대해 적어보았습니다.

 

조금이라도 도움이 되셨기를 바랍니다.

 

장건 변호사 올림
 
연락처: official@bnl.legal

 

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